Доклад: Расчет убытков правообладателей товарных знаков от неправомерных действий третьих лиц Автор : Костин Александр Валерьеви

Из информационного письма Генеральной прокуратуры РФ от 30 марта 2001 г. N 36-15-01
…судебная практика признает то обстоятельство, что крупный ущерб может быть не только имущественным, но и моральным.
Единой методики определения крупного размера ущерба нет.
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Источник: Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ
от 30 марта 2001 г. N 36-15-01 "О практике применения законодательства по защите интеллектуальной собственности, состоянии прокурорского надзора и мерах по усилению борьбы с пиратством в аудиовизуальной сфере".
Слайд 2

Примеры из практики оценщика Костина А.В.
(по оценке ТЗ и анализу убытков – 1998 - 2007)
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Слайд 3

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, предусмотренных ст.180 УК
Высокая доходность деятельности по выпуску, «серому» импорту и реализации контрафактной продукции.
Высокий уровень налогообложения производства и импорта легальной продукции
Низкая покупательная способность большинства потребителей;
Правовой нигилизм отечественных предпринимателей;
Незаинтересованность правообладателей ТЗ в принятии участия в борьбе с производством и сбытом контрафакта;
Недостаток средств у многих правообладателей для противодействия незаконному использованию ТЗ;
Наличие должностных лиц в государственных органах и органах местного самоуправления, которые покровительствуют подозреваемым, нередко лично, прямо или косвенно заинтересованы во введении в гражданский оборот контрафактных товаров (коррупция).
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Слайд 4-1

Последствия нарушения прав на товарные знаки (для Правообладателя и Лицензиата)
снижение доверия потребителей к товарам (услугам), произведенным (оказанным) с использованием зарегистрированных товарных знаков
снижение доли рынка правообладателя или лицензиата товарного знака
недополучение правообладателем лицензионных платежей
увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу продукции (услуг), реализуемую с использованием товарного знака
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Слайд 4-2

Методические пособия
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Лапин Е.С. Руководство по расследованию незаконного использования товарных знаков. - М.: «Юрлитинформ», 2006. - 90 с.
Защита прав на средства индивидуализации (товарные знаки). Методическое пособие. М.: RUS БРЕНД, RES-Q-group, 2003, - 524 c.
Слайд 5

Особенности судебной практики РФ о незаконном использовании товарного знака и взыскании убытков или компенсации
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Из анализа судебных решений – около 40% случаев в удовлетворении требования о взыскании убытков или компенсации отказано.
В положительных решениях в большинстве случаев (более 90%) взыскана компенсация в пользу истца, причем ее размер в 97 случаях из 100 не превысил 1 млн.рублей.
Слайд 6

Типичные ошибки, связанные с определением ущерба в прокурорско-следственной и судебной практике
ущерб указывается в формуле обвинения на основании лишь справки о подсчете ущерба, представленной правообладателем, собственная позиция обвинения по данному вопросу не указывается. Это обусловлено часто встречающимся на практике заблуждением работников правоохранительных органов относительно того, что обязанность доказывания ущерба лежит на правообладателе. Такие действия противоречат требованиям уголовно-процессуального закона, так как характер и размер вреда, причиненного преступлением, подлежат доказыванию (п. 4 ч.1 ст. 73 УПК РФ), а эта обязанность лежит на органах уголовного преследования;
учитываются не все признаки ущерба, причиняемого в результате совершения преступления, а только те, которые связаны со стоимостью реализуемого товара;
упускается из виду, что ущерб причиняется не только обладателям прав на товарный знак. Он может распространяться и на широкий круг потребителей, которые не просто вводятся в заблуждение относительно истинной принадлежности покупаемого товара тому или иному производителю, - им причиняется реальный материальный ущерб и моральный вред.
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Источник: из доклада Юсуфова А.Ш. (НИИ Генеральной прокуратуры РФ) на конференции "Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности"
Слайд 7

Методы расчета экономического ущерба и упущенной выгоды в результате нарушения прав ИС
Самыми распространенными являются:
метод стоимости «до и после» нарушения,
метод «если бы не» нарушение и
метод фактических издержек/издержек упущенных возможностей.
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Источник: ж-л «Business Valuations Guide», 2007, стр.158-175
«Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности». Авторы - Джейкоб П. Русма (Jacob P. Roosma), Джеймс Л. Керр (James L. Kerr) и Роберт Ф. Рэйлли (Robert F. Reilly).
Слайд 8

Нарушения прав на товарные знаки по законодательству США
Раздел 17 Кодекса США, Секция 1117 гласит:
« (а) истец имеет право на возмещение (1) прибыли, полученной обвиняемым, (2) любого ущерба, понесенного истцом и (3) издержек по ведению тяжбы… При расчете прибылей истец должен представить доказательную оценку объема продаж обвиняемого; обвиняемый должен доказать все компоненты издержек или обосновать востребованный вычет.»
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Слайд 9

Возмещение убытков по соглашению о TRIPS
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
Статья 45. Возмещение убытков
Судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю оплатить владельцу прав убытки, сумма которых достаточна для того, чтобы компенсировать ущерб, понесенный правообладателем в связи с нарушением его права интеллектуальной собственности нарушителем, который знал или имел достаточные основания знать о том, что он осуществляет правонарушающие действия.
Судебные органы также имеют право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю возместить правообладателю расходы, которые могут включать надлежащий гонорар адвоката. В соответствующих случаях члены могут уполномочить судебные органы потребовать взыскания прибыли и / или выплаты предварительно установленных убытков даже в случаях, если нарушитель не знал или не имел достаточных оснований знать о том, что он осуществляет правонарушающие действия.
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Слайд 10

Практика в РФ: «Метод издержек и упущенных возможностей»
На основании этого метода определяются :
(1) Реальные или предполагаемые расходы правообладателя ТЗ на работы и услуги в рыночных ценах, необходимые для восстановления нарушенного права,
(2) А также неполученные доходы в связи с нарушением прав на ТЗ, которые правообладатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Источник: ж-л «Business Valuations Guide», 2007, стр.174-175
Слайд 11

Алгоритм оценки убытков правообладателей и лицензиатов ТЗ
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Слайд 12

Основные методы расчета убытков/компенсации
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
Слайд 13

Пример расчета убытков // Нарушитель - ИП
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
«Нарушитель» :
приобрел оптом непродовольственные Продукты Правообладателя ТЗ;
изготовил этикетки с использованием ТЗ Правообладателя
расфасовал Продукты в мелкую тару;
нанес на тару с расфасованными Продуктами изготовленные самостоятельно этикетки с использованием товарного знака Правообладателя
предлагал к продаже и реализовывал изготовленные новые товары, маркированные товарным знаком Правообладателя.
По фактам нарушения возбуждено уголовное дело, которое завершилось примирением сторон, в процессе которого Нарушитель загладил вред в размере сумм (370 000 руб), рассчитанных по формуле (см.слайд 15).
Слайд 14

Расчетная формула убытков
Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года
РеалУщ + УпВыг =
РеалУщ - реальные или необходимые расходы Правообладателя на судебные или административные издержки (включая проведение различных видов экспертиз, в т.ч. ОЦЕНКУ)
УпВыг – это или доходы Нарушителя, или неполученные доходы Правообладателя
Слайд 15
РеалУщ = 12000 + 72000 + 36000 = 120 000 рублей
УпВыг
= 500 000 – 250 000 = 250 000 рублей
или
= мин.лицензионный платеж = 200 000 рублей
320 000 рублей
370 000 рублей