Экспертиза заявки на изобретение (полезную модель)

Рекомендуемая литература
1. Кудашов, В.И. Интеллектуальная собственность: охрана и реализация прав,
управление: Учебное пособие / В.И. Кудашов. – Минск: БНТУ, 2004. –321 с.
2. Якимахо, А. П. Управление объектами интеллектуальной собственности: учеб.пособие / А. П. Якимахо, Г. И. Олехнович. - Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006.-335 с.
3. Олехнович, Г. И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее коммерциализации / Г.И. Олехнович. - 2-е изд., перераб. - Мн.: Амалфея, 2006. - 128 с.
4. Герасимова, Л.К. Основы управления интеллектуальной собственностью: практ. пособие / Л.К. Герасимова, Е.А. Бороская. – Минск: ФУАинформ, 2007. – 168 с.

Дополнительная литература
5.Основы управления интеллектуальной собственностью : методическое пособие к практическим занятиям для студентов специальностей 1-37 01 01 "Двигатели внутреннего сгорания", 1-37 01 02 "Автомобилестроение" / М.П. Ивандиков ; кол. авт. Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Двигатели внутреннего сгорания" . - Минск : БНТУ, 2008. - 62 с.
6. Гончарова, Е.П. Основы управления интеллектуальной собственностью : пособие для студентов инженерно-педагогических специальностей / Е.П. Гончарова ; кол. авт. Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Профессиональное обучение и педагогика" . - Минск : БНТУ, 2016. - 64 с.
7. Мацукевич, В.В. Основы управления интеллектуальной собственностью: учеб.-метод. комплекс для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / В.В. Мацукевич, Л.П. Матюшков - Брест: БрГУ, 2009. – 135 с.

Требования к заявке на изобретение
Заявка на выдачу патента на изобретение подается в патентный орган лицом, обладающим правом на получение патента.
Подача заявки в патентный орган, ведение дел с патентным органом могут осуществляться заявителем самостоятельно либо через патентного поверенного, зарегистрированного в патентном органе.
К заявке, подаваемой через патентного поверенного, должна быть приложена доверенность, выданная ему заявителем.
Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Формулирование цели изобретения
Дата подачи в патентный орган заявки на изобретение устанавливается по дате поступления документов, необходимых для установления, а если указанные документы представлены не одновременно, - по дате поступления последнего документа.
Одновременно с заявкой на изобретение или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в патентный орган представляется документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, либо освобождение от уплаты пошлины, либо наличие оснований для уменьшения ее размера.
В случае непредставления указанного документа в установленный срок заявка на изобретение считается отозванной.

При поступлении ходатайств от нескольких лиц ходатайство, имеющее более позднюю дату поступления, считается не поданным.
Заявитель имеет право внести в материалы заявки на изобретение исправления и уточнения, не изменяющие сущности заявленного изобретения, до принятия патентным органом решения о выдаче или об отказе в выдаче патента по заявке на изобретение.

Заявка на изобретение должна содержать:
- заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства или места нахождения;
- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления изобретения;
- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- реферат.

Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение включает предварительную и патентную экспертизу.

Порядок прохождения заявки на изобретение (полезную модель) в патентном органе
Схема прохождения заявки в Белгоспатенте

Схема охватывает все основные вопросы, связанные с осуществлением предварительной и патентной экспертиз, а также вопросы публикации и досрочной публикации заявки на изобретение, вопросы регистрации, публикации, временной правовой охраны и выдачи самого патента, вопросы обжалования решений экспертиз в Апелляционном совете, вопросы досрочного прекращения действия патента и признания патента недействительным.
Этот порядок наглядно представлен на схеме (рис. 9.1).

Предварительная (формальная) экспертиза заявки на изобретение
Она производится в течение трех месяцев с даты поступления заявки. В ходе ее проведения проверяется:
1. наличие всех необходимых документов, содержащихся в заявке;
2. относится ли заявленное решение к охраняемым объектам;
3. соблюдены ли требования, предъявляемые к документам заявки.

Публикация заявки на изобретение
В случае положительного результата при рассмотрении заявки предварительной экспертизой заявитель уведомляется о приеме заявки к рассмотрению и установлении приоритета.
По истечении восемнадцати месяцев с даты поступления заявки, она публикуется в официальном издании Белгоспатента, после чего любое лицо имеет право ознакомиться с материалами заявки.

С даты публикации и до регистрации патента в Госреестре изобретению предоставляется временная правовая охрана в объеме изобретения, которая после получения патента становится постоянной.
Чтобы воспользоваться ею, заявитель может подать ходатайство с просьбой о досрочной публикации заявки (до ранее указанного восемнадцатимесячного срока), заплатив соответствующую пошлину.
Такая публикация осуществляется до истечения шести месяцев с даты поступления ходатайства.

Досрочная публикация невозможна, если:
1. принято решение о выдаче патента;
2. принято решение об отказе в выдаче, причем, все возможности обжалования отказанного решения исчерпаны;
3. до истечения публикации заявка была отозвана.

Необходимость в досрочной публикации возникает в связи с необходимостью ускорить приобретение правовой охраны заявленного технического решения, так как патентообладатель после получения патента сможет получить компенсацию за использование изобретения в период временной правовой охраны.

Патентная экспертиза Республики Беларусь
(или экспертиза по существу) и ее правила
В течение трех лет с даты поступления заявки в патентный орган заявитель или любое заинтересованное лицо может подать ходатайство о проведении патентной экспертизы, уплатив соответствующую пошлину. Это действие можно осуществить также и сразу при подаче заявки, если есть уверенность в том, что она будет принята к рассмотрению (пройдет предварительную экспертизу).

На стадии патентной экспертизы устанавливается приоритет изобретения, если он не был установлен на стадии предварительной экспертизы. Как правило, речь идет об установлении иных видов приоритета: конвенционного, по дате подачи дополнительных материалов, по дате поступления более ранней заявки.
Проверяется наличие технического решения и патентоспособности изобретения, т.е. исследуется и устанавливается новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.
Патентная экспертиза заявки проводится государственным учреждением «Национальный центр интеллектуальной собственности» по письменному ходатайству заявителя или любого заинтересованного лица.

Патентная экспертиза заявки включает в себя:
- проверку формулы изобретения;
- проверку дополнительных материалов;
- установление приоритета изобретения;
- проверку патентоспособности изобретения.

При проверке формулы изобретения (логического определения изобретения совокупностью всех его существенных признаков) устанавливается, не относится ли заявленное решение к объектам, которые не считаются изобретениями либо не признаются патентоспособными.
Формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании.

При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу экспертизы и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.
Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствующие в первоначальном описании изобретения.
В случае признания дополнительных материалов, изменяющих сущность заявленного изобретения, они не принимаются во внимание при рассмотрении заявки.

Приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в патентный орган, если более ранний приоритет заявителем не испрошен или испрошен, но не соблюдены требования для установления более раннего приоритета.
Заявителем может быть испрошено несколько приоритетов, относящихся к разным пунктам формулы.

Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности осуществляется в следующей последовательности:
- установление соответствия изобретения критерию промышленной применимости;
- установление соответствия изобретения критерию новизны;
- установление соответствия изобретения критерию изобретательского уровня.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.
Это определение не служит основанием ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для проверки наличия общественной потребности в данном средстве. Оно предполагает лишь оценку его принципиальной пригодности для использования в какой-либо из отраслей деятельности.
Для признания изобретения промышленно применимым не должен возникать вопрос о возможных масштабах его использования, этому требованию могут соответствовать и изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях.

Для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующих условий:
- материалы заявки должны содержать указание назначения заявленного изобретения;
- заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в первоначальных материалах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения;
- в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Перед установлением соответствия изобретения критериям новизны и изобретательского уровня проводится информационный поиск.
Целью информационного поиска является выявление уровня техники, который используется для определения соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».
Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
В качестве характеристики области поиска используются индексы рубрик Международной патентной классификации.
При определении области поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличительные от наиболее близкого аналога.

Информационный поиск проводится в объеме, включающем:
- официальные бюллетени патентного органа;
- описания к охранным документам Республики Беларусь;
- заявки на изобретения и полезные модели, поданные в патентный орган, доступные для ознакомления третьих лиц;
- патентную документацию Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведомства, США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Швейцарии, Европейского патентного ведомства и Всемирной организации интеллектуальной собственности;
- непатентную литературу.

Изобретение является новым, если оно не является частью уровня техники.
Проверка новизны заявленного изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.
В уровень техники только для проверки новизны заявленного изобретения дополнительно включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Республике Беларусь другими лицами неотозванные заявки на изобретения и полезные модели.
К сведениям, содержащимся в этих источниках, не предъявляется требование общедоступности на дату приоритета рассматриваемого изобретения.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
Проверка изобретательского уровня включает:
- определение наиболее близкого аналога - средства того же назначения (прототипа);
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Если в результате проведенной патентной экспертизы установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, патентный орган принимает решение о выдаче патента с этой формулой с указанием установленного приоритета.

При установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности патентный орган принимает решение об отказе в выдаче патента.
Решение об отказе в выдаче патента принимается также и в том случае, когда заявитель не изменяет формулу изобретения после уведомления его о том, что предложенная им формула характеризует изобретение, соответствующее условиям патентоспособности, но содержит признаки, отсутствующие в первоначальном описании (формуле) изобретения.

Апелляционный совет
При несогласии с решением предварительной или патентной экспертизы заявитель имеет право обжаловать это решение в Апелляционном совете, созданном при Белгоспатенте.
Положение об Апелляционном совете при Белгоспатенте, утвержденное приказом министерства образования и науки Республики Беларусь от 12.12.1995 г. №2 462, четко определяет задачи Апелляционного совета по обеспечению прав заявителей и патентообладателей всех объектов промышленной собственности, а также соблюдение интересов иных физических и юридических лиц при рассмотрении жалоб на решение экспертиз и возражений против выдачи патентов и свидетельств на товарные знаки.

В соответствии с этими задачами подробно изложены функции Апелляционного совета, оговорены его права и структура. Желающим обратиться в Апелляционный совет следует руководствоваться «Правилами подачи жалоб, возражений и их рассмотрения Апелляционным советом при Белгоспатенте», утвержденными соответствующим приказом от 17.05.2001 г., которые подробно разъясняют, какие жалобы и возражения могут быть поданы, условия подачи жалоб и возражений, их регистрацию, порядок и сроки рассмотрения, решения, выносимые Апелляционным советом, вступление этих решений в силу.
О правах заявителя на период экспертизы см. лекцию 8.

Вопросы, решаемые заявителем перед подачей заявки на
изобретение (полезную модель)
Следует помнить о необходимости строго соблюдать «Правила» при оформлении материалов заявки, ибо любое несоответствие этим правилам приводит к продлению сроков экспертизы или отказу в принятии заявки к рассмотрению.

Перед подачей заявки заявителем должны быть решены следующие вопросы:
1. об объекте изобретения, полезной модели (соблюдено ли единство);
2. о заявителе (в т.ч. является ли объект служебным);
3. об авторе или соавторах и порядке пользования правами;
4. о приоритетах;
5. о необходимости проведения патентной экспертизы;
6. о своих намерениях относительно патентования;
7. вопрос о том, кто и когда будет оплачивать соответствующие пошлины.

Восстановление пропущенных сроков
В процессе прохождения заявки в Белгоспатенте следует помнить о возможности восстановления пропущенных сроков в процессе экспертизы изобретений:
1. когда пропущен двухмесячный срок после получения заявителем первого решения об отказе в выдаче патента в процессе преобразования заявки на изобретение или промышленный образец в заявку на полезную модель;

2. когда пропущен двухмесячный срок с даты получения заявителем запроса экспертизы о предоставлении дополнительных материалов по заявке на изобретение;
3. когда нарушен двухмесячный срок, в течение которого заявителю предложено внести уточнения в заявку или предоставить недостающие документы в процессе предварительной экспертизы, или же нарушен этот же срок подачи возражения при несогласии с решением предварительной экспертизы;

4. когда в процессе патентной экспертизы заявитель нарушил двухмесячный срок, в течение которого он может потребовать предоставить ему копии противопоставляемых заявке материалов, или же нарушил трехмесячный срок со дня получения отказного решения или затребованных им копий при несогласии с этим решением и не подал ходатайство о проведении повторной экспертизы;
5. когда заявитель нарушил трехмесячный срок подачи мотивированной жалобы в Апелляционный совет при несогласии с решением предварительной или патентной экспертиз.

сроки эти могут быть восстановлены только при наличии уважительных причин и уплате пошлины.
Подача ходатайства о восстановлении указанных выше сроков может быть осуществлена заявителем не позднее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока.

Отозванная заявка
Следует также учитывать, в каких конкретных случаях заявка может стать отозванной:
1. при нарушении заявителем сроков ответа на запрос экспертизы, или если заявитель оставил запрос без ответа;
2. при отзыве заявки на изобретение по просьбе заявителя до публикации сведений о ней в реестре;
3. при не поступлении ходатайства о проведении экспертизы в течение трех лет;
4. при установлении приоритета по более ранней заявке того же заявителя.

Процедура патентования в России (на примере патентования промышленного образца)
Этапы патентования промышленного образца представлены в таблице 9.1.

1. Проведение патентно-информационного поиска.
Выявление аналогов, ближайшего аналога-прототипа, выявление отличий от ближайшего аналога, оценка соответствия промышленного образца критерию «новизна». Выявление источников информации, содержащих отличительные признаки, оценка соответствия промышленного образца критерию «оригинальность».

2. Составление перечня существенных признаков.
В соответствии с источниками информации, выявленными при проведении поиска по п. 1, составляется перечень существенных признаков. Составление описания, оформление поясняющих материалов, оформление заявления.

3. Подача заявки в Роспатент (Федеральный институт патентной собственности - ФИПС).
Формальная экспертиза, или экспертиза документов на правильность составления, представляет собой процесс определения соответствия документов, составляющих заявку.

4. Формальная экспертиза заявки.
О положительном результате формальной экспертизы и дате подачи заявки на промышленный образец заявитель уведомляется незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

5. Экспертизы заявки по существу.
Далее ФИПС при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом проводит экспертизу заявки по существу. Во время экспертизы заявки по существу промышленный образец подвергается всестороннему анализу на предмет (условия патентоспособности):
- новизны – промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца;
- оригинальности – промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

6. Регистрация и получение патента на промышленный образец.
В случае, если в процессе экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный промышленный образец соответствует условиям патентоспособности, принимается решение о выдаче патента на промышленный образец.

Контрольные вопросы
1. Какие документы должна содержать заявка на изобретение?
2. Какие объекты промышленной собственности не требуют проведения экспертизы по существу?
3. Куда должен обращаться заявитель, если получает отрицательное решение (заключение) по материалам заявки?
4. Причины отзыва заявки.
5. В какой государственный орган подается заявка при ее патентовании в РФ?