Защита от иска правообладателя товарного знака

Товарный знак

Товарный знак
Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей +услуги
Основное регулирование: ст. 1477-1515 Гражданского Кодекса РФ, судебная практика (Постановление Пленума ВС РФ N10 от 23.04. 2019 г.), НПА Роспатента, международное регулирование (Мадридском соглашении о международной регистрации знаков 1891 г., а также Протокол к Мадридскому соглашению (1989 г.).
Правообладатели (множественность лиц): дело CondeNast №А40-210165/2016 (п. 2 ст. 1229 ГК РФ)
Физические лица - проект федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» о предоставлении самозанятым возможности регистрировать товарные знаки

Защита прав на товарный знак
Товары
Ст. 1515 ГК РФ ответственность:
Убытки или
Компенсация
Нерасчетная (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения)
В двойном размере стоимости прав/товаров (см. оценка прав)
Проблемы применения на практике - Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. N 8-П, Постановлением Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. N 40-П

Защита прав на товарный знак
Товары
Контрафакт
Looks-a-like (дело Алёнка – Алинка A40-78755/10)
Не только товар, но и комплектующие – дело паштета Наше vs Hame (А41-8764/2010)
Виды нарушений
Продажа
Предложение к продаже (ответственность на каждом продавце\изготовителе из цепочки)
Алгоритм
Сбор доказательств (закупка, фиксация, претензионный порядок)
Обращение в суд
Доказывание (заключение специалистов)

Стратегия защиты
В большинстве случаев при получении иска от правообладателя потенциальный нарушитель ищет возможность нивелировать нарушение посредством оспаривания регистрации объекта (товарного знака)
Нет объекта = нет нарушения
Обжалование решения Роспатента о предоставлении
правовой охраны возможно в Палату по патентным спорам
(административный процесс) + ППС находится при Роспатенте
Ст. 1512 ГК РФ
ВАЖНО: обоснованная регистрация (предварительный поиск,
письма-согласия и пр.)

Стратегия защиты
На примере дела товарного знака ФОРТАН №574002
№А41-60362/2017 и №СИП-498/2018
Регистрация ТЗ
2015
2017 август
Подача иска АСМО
8 000 000 руб.
2017
август
Возражение в ППС
Отказ в возражении
Совет по качеству Роспатента и пересмотр
2017 ноябрь
2018 январь
2018 март
Решение суда АСМО
Снизили до 200 000 руб.компенсации
Палата удовлетворила возражение
2018 май

Стратегия защиты
Решение 10-ой апелляции, отказ полностью
2018 май
2018 август
Подача иска в СИП
На решение ППС
2018
декабрь
Иск в СИП удовлетворен
Кассационная жалоба в Президиум СИПа
2019 февраль
2019 апрель
Президиум СИП поддержал решение (ст. 10 ГК РФ)
+ обращение в ФАС, отказ

ВЫВОДЫ
Помните о возможности оспаривания товарного знака (вне зависимости на какой вы стороне)
Решение Палаты по патентным спорам можно оспорить в Суде по интеллектуальным правам – ст. 198 АПК РФ (срок 3 месяца с момента принятия)
Доказательства лучше предоставить в Палате (оценка риска об их принятии в суде)
В дополнение к Палате есть ФАС (см. ФЗ о «Защите конкуренции» +абз.6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ)
Не бойтесь идти дальше, НО
Сформируйте доказательства
Оцените перспективы
Согласуйте это с доверителем
Помните про ст. 10 ГК РФ (риск отказа в судебной защите)